【판례번호】취소(상표) 2003.06.05. 특허법원 제3부 2003허779 판결 
【판시사항】
【TD3961】원고는 전태자에게 이 사건 등록상표를 포함한 원고의 상표들을 사용하는 상표권 침해
행위를 중지할 것을 요구하는 통지문을 보낸 사실을 인정할 수 있으므로, 가사 위 전태자가 이 
사건 등록상표를 그 지정상품의 카탈로그에 사용하였다고 하더라도 이는 상표권자나 통상사용권자 
또는 전용사용권자에 의한 정당한 사용이라고 할 수 없다.  

【원 고】      주식회사 코리아인프라래드
               인천 서구 석남동
               소송대리인 변리사 김석환
【피 고】      피엘에이치 프로덕츠 인코포레이티드
               미합중국 91745 캘리포니아주 씨티 오브 인더스트리 
               피닉스 드라이브 16000
               소송대리인 변리사 이승룡 

【변론종결】   2003. 5. 1. 

【주 문】
 1. 원고의 청구를 기각한다.
 2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다. 

【청구취지】
 특허심판원이 2002. 12. 28. 2002당1515호 사건에 대하여 한 심결을 취소한다. 

【이 유】
    1. 기초사실
    갑1, 2호증의 기재에 변론의 전취지를 종합하면 아래의 사실을 인정할 수 있다.
    가. 이 사건 등록상표의 내용
    - 구성;   헬스 메이트  HEALTH MATE  
    - 등록번호; 제141618호
    - 출원일/등록일/존속기간갱신등록일; 1986. 4. 18./1987. 6. 10./1997. 3. 13.
    - 지정상품; 전기방석, 전기룸히터, 전기사우나기, 전기족온기, 전기마사지기, 전기담요, 전
기이불, 전기스토브, 적외선히터, 적외선전구{구 상표법시행규칙(1998. 2. 23. 통상산업부령 제
83호로 개정되기 전의 것) 제6조의 [별표 1] 상품류 구분 제39류}
    - 상표권자; 최초 상표권자는 주식회사 대한적외선이었으나 1997. 5. 13. 김선영에게 이전등
록되었다가 다시 1998. 4. 10. 원고에게 상표권이 이전등록되었다.
    나. 피고의 등록취소심판 청구(특허심판원 2002당1515)
    (1) 청구원인
    원고는 정당한 이유 없이 이 사건 취소심판 청구일인 2002. 5. 27. 이전 계속하여 3년 이상 
그 지정상품에 이 사건 등록상표를 사용하지 아니하였으므로 구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제
5355호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조제1항제3호의 규정에 의하여 그 상표등록이 취소
되어야 한다.
    (2) 심판결과
    특허심판원은 2002. 12. 28. 이 사건 등록상표의 지정상품에 대한 등록을 취소하는 심결을 
하였다.
    (3) 이 사건 심결이유의 요지 
    원고가 제출한 증거들에 의하면 "전태자"가 이 사건 등록상표의 구성부분 중 영문자 부분을 
그가 판매하는 전기사우나기에 관한 광고용 카탈로그에 사용한 사실은 이를 인정할 수 있으나, 
위 전태자가 이 사건 등록상표와 관련하여 통상사용권자라거나 전용사용권자라고 볼만한 아무런 
증거가 없을 뿐만 아니라 위 전태자가 사용한 상표는 이 사건 등록상표의 영문자 부분만으로 구
성된 것으로서 이 사건 등록상표와 유사한 상표라고 할 수 있을 뿐 동일성의 범위 내에 있는 상
표라고 할 수 없으며, 그 밖에 상표권자인 원고나 원고로부터 통상사용권이나 전용사용권을 설정
받은 자가 이 사건 취소심판청구일 이전 3년의 기간 내에 이 사건 등록상표와 동일성의 범위 내
에 있는 상표를 그 지정상품에 정당하게 사용하였다고 인정할 아무런 증거가 없다.
    따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제73조제1항제3호에 의하여 그 등록이 취소됨을 면할 
수 없다. 

    2. 이 사건 심결의 적법 여부
    가. 원고 주장의 심결 취소사유
    갑3, 5, 7호증의 기재에 의하면, 원고로부터 이 사건 등록상표의 사용을 허락받은 전태자가 
이 사건 취소심판청구일 이전 3년 이내의 기간 동안에 원고가 생산하는 전기사우나기를 판매하면
서, 그 카탈로그에 이 사건 등록상표를 상표로 사용한 사실과 위 전태자가 원고로부터 납품받은 
전기사우나기에 이 사건 등록상표의 영문자 부분이 사용된 사실을 각 인정할 수 있으며, 이 사건 
등록상표는 한글과 영문자가 결합된 것이기는 하나 한글부분은 영문자의 발음을 단순히 한글로 
표기한 것에 불과한 것으로서 상대적으로 작게 표현되어 있으므로, 영문자 부분만으로도 이 사건 
등록상표의 동일성의 범위를 벗어난 상표라고 할 수 없어 이 사건 등록상표는 상표권자인 원고와 
통상사용권자인 전태자에 의하여 이 사건 취소심판청구일 이전 3년 이내의 기간 내에 그 지정상
품에 정당하게 사용된 것이라 할 것이다.
    따라서, 이 사건 등록상표가 이 사건 취소심판청구일 이전 3년 이내의 기간 동안에 상표권자
나 통상사용권자 또는 전용사용권자 등에 의하여 정당하게 사용된 사실이 없음을 전제로 그 등록
의 취소를 명한 이 사건 심결은 위법하다.
    나. 판단
    (1) 구 상표법 제73조제4항에서는 제1항 제3호에 해당하는 것을 사유로 하여 취소심판이 청
구된 경우에는 상표권자나 통상사용권자 또는 전용사용권자가 당해 등록상표를 취소심판청구에 
관계되는 지정상품 중 1이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였
음을 증명하지 아니하는 한 상표권자는 취소심판청구와 관계되는 지정상품에 관한 상표등록의 취
소를 면할 수 없다고 규정하고 있다. 따라서 상표권자가 구 상표법 제73조제1항제3호에 의한 상
표등록의 취소를 면하기 위해서는 상표권자 전용사용권자 또는 통상사용권자가 그 취소심판청구
일 전 3년 이내에 국내에서, 취소심판이 청구된 지정상품과 관련하여 등록상표를 정당하게 사용
하였음을 입증하여야 할 것이다.
    또한, 구 상표법 제73조제1항제3호에서 등록상표를 지정상품에 사용한다고 함은 등록상표와 
물리적으로 동일한 상표를 사용하여야 한다는 것은 아니고, 거래 사회의 통념상 이와 동일하게 
볼 수 있는 형태의 사용도 포함되므로 상표의 동일성을 해치지 않을 정도의 변형사용은 허용되
나, 그 정도를 벗어나는 것은 허용될 수 없고, 따라서 등록상표와 유사한 상표를 사용한 것만으
로는 등록상표를 사용하였다고 할 수 없다.
    (2) 갑3, 5, 7호증, 갑6호증의 1, 2의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하면, 전태자가 2002. 
2. 17.부터 2002. 2. 22.까지 사이에 경향신문사 주최로 개최된 "경향 하우징 페어" 전시회에서 
원고가 생산한 전기사우나기를 전시 판매하면서 ""와 같이 구성된 표장 아래에 "대한적외선"과  
"헬스메이트"가 이단으로 표시된 제목의 카탈로그를 배포한 사실, 위 기간 동안에 피고가 판매한 
원고 생산의 전기사우나기의 출입문 옆 위쪽 구석에는 ""와 같이 구성된 상표가 부착된 사실을 
인정할 수 있으나, 위 전태자가 원고로부터 이 사건 등록상표에 관한 통상사용권이나 전용사용권
을 설정 받아 이 사건 등록상표를 사용하였다는 점에 관하여는 이를 인정할 아무런 증거가 없고, 
오히려 을1, 2, 3호증의 기재에 의하면 원고는 전태자에게 이 사건 등록상표를 포함한 원고의 상
표들을 사용하는 상표권 침해행위를 중지할 것을 요구하는 통지문을 보낸 사실을 인정할 수 있으
므로, 가사 위 전태자가 이 사건 등록상표를 그 지정상품의 카탈로그에 사용하였다고 하더라도 
이는 상표권자나 통상사용권자 또는 전용사용권자에 의한 정당한 사용이라고 할 수 없다. 또한, 
이 사건 등록상표는 앞에서 본 바와 같이 보통 글자체의 영문자 "HEALTH MATE"와 한글 "헬스 메
이트"가 2단으로 구성된 상표로서 영문자 부분과 한글문자 부분이 각각 요부라 할 것이므로, 원
고가 자신이 생산하는 전기 사우나기에 이와 같이 이 사건 등록상표의 영문자 부분만을 2단으로 
변형하여 사용한 것은 이 사건 등록상표와 동일성의 범위 내에 있는 상표의 사용이라고 할 수는 
없다 할 것이다. 
    따라서, 위 인정사실만으로는 이 사건 등록상표의 상표권자나 그 통상사용권자 또는 전용사
용권자가 이 사건 취소심판 청구일 이전 3년 이내의 기간 내에 이 사건 등록상표를 그 지정상품
에 정당하게 사용하였다고 인정하기 부족하다 할 것이다.
    다. 소결론
    따라서, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제73조제1항제3호에 의하여 그 등록이 취소됨을 면할 
수 없다 할 것인바, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하다. 

    3. 결론
   그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 
 


판사 김치중(재판장)               판사 최정열                판사 김기영 
 
 
 
 
 
 


- 참조 -
【원심결】 특허심판원 2002.12.28. 2002당1515 심결 


【주 문】 1. 상표등록 제141618호의 구 상품 류 구분 제39류에 해당하는 지정상품 전부의 등록
을 취소한다.
 2. 심판비용은 피청구인의 부담으로 한다. 
 


    상표등록 제141618호호의 등록을 취소한다.
    1. 당사자의 주장
    가. 청구인의 주장
    (1). 청구인은 2002. 05. 13.자 주문과 같은 취지의 심결을 구하는 상표등록취소심판을 청구
하고, 그 청구이유의 요지로서 피 청구인은 등록 제141618호 상표(이하 이건 등록상표라 한다)의 
구 상품 류 구분(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 이전의 것. 이하 같다.) 제39류
의 지정상품 전기방석, 전기 룸히터, 전기사우나기, 전기족온기, 전기마사지기, 전기담요, 전기
이불, 전기스토브, 적외선히터, 적외선전구 등에 대해 이건 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국
내에서 사용한 사실이 없으므로 상표법 제73조제1항제3호에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다.
    (2) 2002. 9. 26.자 구술심리 진술요지서 및 2002. 10. 08.자 심판사건의견서에서 이건 등록
상표의 사용증거인 (을)제1호증(사우나기의 홍보카다록)은 건외 '전태자'에 의해 제작되어 사용
된 것으로 '전태자'는 피 청구인으로부터 이 건 등록상표의 사용에 대하여 허락 받은 사실이 전
혀 없으므로 이를 이 건 등록상표의 정당한 권리자에 의한 사용이라고 인정할 수 없는 것이며 
(을)제2호증(피 청구인이 '전태자'에게 보낸 상표사용중지요청서)을 보더라도 명백한 것이다. 
    또한 (을) 제5호, 제6호, 제8호증 세금계산서 및 수출신고필증은 사우나기의 판매사실에 관
한 것일 뿐 이건 등록상표를 사용한 것으로 인정될 수 없는 것이며, (을)제7호증(피 청구인의 홈
페이지 출력물)에 의하면 피 청구인이 제품에 대한 정보를 기술하면서 영문자 'HEALTH MATE'만을 
사용하고 있을 뿐이므로 한글과 결합된 이건 등록상표를 정당하게 사용한 것이라고 할 수 없다. 
    따라서 이건 등록상표는 이건 심판청구일전 3년 이내에 정당하게 사용한 사실이 없으므로 상
표법 제73조제1항제3호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다고 주장하였다.
    나. 피청구인의 답변 
    이에 대하여 피 청구인은 이건 등록상표를 그 지정상품 중 하나인 사우나기에 피 청구인 및 
이 건 등록상표의 사용권자인 '전태자'에 의해 계속하여 사용하고 있다고 주장하면서 (을) 제1호
증 내지 (을) 제10호증을 제출하였다. 

    2. 이건 등록상표
    이건 등록상표는 1986. 04. 18.자 출원, 1987. 06. 10.자 등록되어, 1997.03.13.자 상표권존
속기간연장 등록 된 것으로서 그 상표의 구성은 "HEALTH MATE 헬스메이트"와 같다. 

    3. 이해관계의 유무
    청구인은 'HEALTE MATE' 상표를 이건 등록상표의 지정상품과 동종의 상품인 '원 적외선 사우
나기'에 사용하고 있음을 (갑)제2호증 및 제3호증에 의해 알 수 있는바, 이건 등록상표의 존속에 
중대하고도 현실적인 이해관계가 있는 자라 할 것이므로 이건 심판청구는 이해관계인에 의한 적
법한 청구라 판단된다.  

    4. 판단
    상표법 제73조제1항제3호에 해당하는 것을 이유로 하여 상표등록취소심판이 청구된 경우에는 
같은 조 제4항의 규정에 의하여 피청구인은 그 청구에 관계되는 지정상품 중 1이상에 대하여 당
해 상표를 그 심판청구일전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하거나, 아니면 사
용하지 아니한데 대한 정당한 이유를 증명하지 아니하는 한 그 취소를 면할 수 없도록 규정되어 
있다 할 것이다.  이와 같은 관점에서 이건 등록상표를 그 지정상품 중 어느 하나에 정당하게 사
용하였는지에 대하여 살펴보면, (을)제1호증 제품카다록은 건 외 '전태자'에 의해 제작된 것으로 
피 청구인은 '전태자'가 이건 등록상표의 사용권자라고 주장하나 (을)제2호증 '통지문' 및 (을)
제3호증 '통지문에 대한 회신문', 건 외 상표등록취소심판 2002당1313호 사건에서의 '전태자'의 
주장 및 진술내용 등을 종합하여 살펴볼 때 건 외 '전태자'는 1992.12.말 경 이건 등록상표의 최
초 등록권자인 (주)대한적외선의 이사로부터 '대한 적외선'이란 상표의 사용을 구두허락 받아 사
용하였음이 인정되는바, 1992년 당시 시행상표법(1990.1.13 개정법률 제4210호)에 따르면 통상사
용권의 설정등록 없이 타인에게 등록상표를 사용하게 한 경우에는 당해 상표를 취소토록 하고 있
었고, 또한 건 외 '전태자'에게 한 법인 또는 법인을 대표하는 대표이사 또는 그 위임을 받은 자
에 의하지 않은 구두에 의한 상표사용허락이 상표의 정당한 사용을 위한 통상사용권계약이라고는 
할 수 없다 할 것이다.
    설령 구두에 의한 상표사용 허락이 통상사용권의 효력이 있다 하더라도 최초 권리자인 (주)
대한적외선에서 '김선영'에게 상표권이 이전되고, 이를 다시 피청구인이 양수한 사실로 미루어 
볼 때 등록하지 않은 당해 통상사용권은 제3자 대항요건을 갖추었다고 할 수 없다 할 것이므로 
이를 근거로 건 외 '전태자'가 이건 등록상표의 사용권자라고 할 수 없다고 판단되며, 또한 이 
건 등록상표는 영문자 HEALTH MATE와 헬스메이트의 결합상표인데 (을)제 5호증 내지 (을)제7호증
(세금계산서 및 피 청구인의 인터넷 홈페이지 출력물) 및 (을)제10호증(전시장 사진)의 기재에 
의하면 그 품목란에 HEALTH MATE로 기재되어 있고, 홈페이지 및 제품에 사용된 상표는 HEALTH와 
MATE가 상하 2단으로 병기된 표장을 사용하였음을 인정할 수 있다. 
    그런데 상표법 제73조제1항제3호 소정의 상표의 사용에는 등록된 상표와 동일한 상표를 사용
하는 경우는 물론 거래사회통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 형태에서의 사용도 이에 포함된다 
할 것이나 등록상표와 유사한 상표를 사용하였다는 것만으로는 부족하다고 할 것인바(대법원 
1985.5.28.선고 84후117 판결 참조).
    이 사건 상표에 있어서는 한글과 영문자로 된 각 부분만을 상표로 사용하였다 하더라도 이 
사건 상표를 정당하게 사용한 경우에 해당된다고 할 수 없다(대법원 1987.3.24. 선고 86후100 판
결, 1992.12.22. 선고 92후698 판결 참조). 
    한편 (을)제9호증('정인용'의 사실확인서)를 살펴보면 HEALTH MATE, 헬쓰메이트 상표가 부착
된 '사우나기'를 구입하였음을 확인하고 있으나 일반통념에 비추어 볼 때 이건 상표가 사용되었
다는 '사우나기'는 그 사용기간이 상당한 것으로 소모품이라 할 수 없다 할 것이어서 확인서의 
사실이 진정한 것이라면 상표가 사용되었음을 식별할 수 있는 사진 등 달리 입증할 수 있는 방법
이 충분할 것임에도 그와 같은 입증방법에 의하지 않은 이 건 '사실확인서'는 그 진정성을 인정
할 수 없다고 보는 것이 타당하다고 판단된다. 
    따라서 이건 등록상표는 상표법 제73조제1항제3호 및 같은 법 제73조제4항의 규정에 의하여 
그 등록이 취소됨을 면할 수 없는 것이라고 판단된다.  

    5. 결론
    그러므로 이 건 심판청구를 인용하고 심판비용은 패소자인 피 청구인의 부담으로 하기로 하
여 주문과 같이 심결한다  


심판관 박갑록(심판장)               심판관 강양원               심판관 서강열